Энциклопедия решений. Сублицензионный договор

Передача прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В поисках лучшей модели.

Вопрос о выборе наиболее эффективной договорной модели для передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации между двумя коммерческими организациями всегда актуален, особенно если речь идет о передаче прав на комплекс объектов. Каким договором оформить передачу исключительных прав? Как минимизировать риски?

Способ передачи прав напрямую зависит от объекта интеллектуальной собственности. Рассмотрим такие виды интеллектуальной собственности, как программное обеспечение, товарный знак, а также вариант их комплексной передачи.

Программное обеспечение (программа для ЭВМ)

Говоря о способах передачи исключительных прав на ПО, можно отметить три наиболее оптимальных варианта:

1. Передача прав по лицензионному договору (Ст. 1286 ГК РФ).

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет (обязуется предоставить) другой стороне (лицензиату) право использования ПО в установленных договором пределах.

Договор заключается в письменной форме и не подлежит обязательной государственной регистрации, что существенно облегчает его оформление.

Напомним, что существует два основных вида лицензионных договоров (ст. 1236 ГК РФ):

А) простая (неисключительная) лицензия, в результате чего за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам;

Б) исключительная лицензия, при которой лицензиар теряет право выдачи лицензий другим лицам.

2. «Упаковочная» лицензия (п. 5 ст. 1286 ГК РФ).

В отношении ПО законодателем предусмотрен особый порядок заключения лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии в упрощенном порядке или так называемой «упаковочной» («коробочной», «оберточной») лицензии.

Данный способ предполагает заключение каждым пользователем с правообладателем договора, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре ПО, его упаковке или в электронном виде. Говоря юридическим языком, указанный договор является договором присоединения, условия которого определены правообладателем, а пользователь может лишь согласиться и начать пользование; менять условия соглашения последний не вправе.

Начало использования программы означает согласие пользователя на заключение договора (фактически – подписание договора об использовании ПО с его правообладателем).

3. Открытая лицензия (Ст. 1286.1 ГК РФ).

Открытая лицензия также является договором присоединения. Особенностью открытой лицензии является порядок ее заключения. Правообладатель размещает условия договора так, чтобы любой мог ознакомиться с ними до начала использования ПО. Например, путем опубликования условий на сайте или путем ссылки на типовые формы открытых лицензий.

Публикация текста лицензии является офертой (предложением) правообладателя заключить договор на определенных в нем условиях. Предоставление открытой лицензии происходит в момент согласия пользователя с указанными правообладателем условиями (в момент принятия оферты).

4. SaaS (software as a service — программное обеспечение как услуга).

Подобная модель обслуживания является особенно актуальной в зарубежных странах и активно приходит на российский рынок. SaaS предполагает предоставление пользователям готового ПО, полностью обслуживаемого провайдером-поставщиком.

Поставщик самостоятельно управляет ПО, предоставляя заказчикам доступ к функциям с собственных устройств, как правило через мобильное приложение или Интернет-браузер.

Преимущества SaaS:

· отсутствие затрат для потребителя, связанных с установкой, обновлением и поддержкой программного обеспечения;

· ПО приспособлено для удаленного использования;

· одним ПО пользуется несколько клиентов (его можно использовать на нескольких компьютерах);

· техническая поддержка ПО обычно включена в оплату;

· обслуживание и обновление ПО осуществляется централизованно и прозрачно для клиентов поставщиком приложения (как услуга).

Фактически, заказчики платят не за владение ПО как таковым, а за его аренду (то есть за его использование через мобильное приложение или Интернет-браузер). Таким образом, в отличие от классической схемы лицензионных договоров, заказчику не требуется тратить средства на приобретение прикладной программы, необходимых технических средств для «развёртывания» ПО, а затем поддерживать его работоспособность.

Товарный знак

Передача прав на товарный знак может быть осуществлена путем заключения лицензионного договора (ст. 1489 ГК РФ), по которому правообладатель товарного знака передает его лицензиату во временное пользование. После передачи исключительного права на товарный знак у лицензиата возникает право размещать товарный знак различными способами (Ст. 1484 ГК РФ):

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени.

В лицензионном договоре необходимо указать:

· пределы использования товарного знака. При этом нельзя ограничиваться общими фразами по типу «Разрешается использование товарного знака любыми возможными способами». Рекомендуем максимально конкретизировать, какие именно правомочия правообладатель передает лицензиату, например, «Разрешается использование товарного знака путем его размещения в левом правом углу упаковки товаров, указанных в приложении к договору. Размер товарного знака – 5 на 6 см»;

· территорию, на которой допускается использование товарного знака. Правообладатель может разрешить лицензиату использовать товарный знак на всей территории России или же ограничиться территорией отдельного населенного пункта (например, г. Москвы). В таком случае, обратите особое внимание на определение границ. Наиболее правильный вариант – использовать описание границ, установленное актами субъектов Российской Федерации;

· перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака. Как и в случаях выше, рекомендуем руководствоваться правилом «чем точнее, тем лучше» и подробно описывать товары, например, «зубные щетки автоматические с перекрестными щетинками; зубные щетки с жесткой щетиной; зубные щетки с мягкой щетиной»;

Еще один нюанс, который следует учитывать, – это обязанность лицензиата обеспечить соответствие качества товаров, на которых он помещает товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым правообладателем. Требования могут быть оформлены в виде отдельного приложения к договору с указанием необходимых технических характеристик, технологий упаковки или производства и т.д.

Договор заключается в письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте (Ст. 1490 ГК РФ).

Объекты патентных прав
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы)

Существует два основных способа передачи исключительных прав на объекты патентных прав:

1. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (Ст. 1367 ГК РФ).

2. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец (Статья 1368 ГК РФ).

Для оформления открытой лицензии, правообладателю необходимо подать заявление о возможности предоставления любому лицу права использования объекта патентных прав в Роспатент, который в дальнейшем публикует предоставленные правообладателем сведения в открытых реестрах. Впоследствии патентообладатель обязан заключить с любым лицом, изъявившим желание использовать объект патентных прав, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на объекты патентных прав, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1369 ГК РФ).

Комплексное решение —
Договор коммерческой концессии (франчайзинга)

Если Вы планируете передавать комплекс интеллектуальной собственности, например, товарный знак, ПО и изобретение, рекомендуем Вам использовать модель договора коммерческой концессии. По данному договору правообладатель (франчайзер) обязуется предоставить другой стороне (пользователю, франчайзи) право использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав.

В комплекс исключительных прав включатся:

1) Право на товарный знак (знак обслуживания) – включается в обязательном порядке.

Важно! Если в числе передаваемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации нет товарного знака, договор не будет признан договором коммерческой концессии.

2) Права на другие объекты исключительных прав (Ст. 1027 ГК РФ).

Законодатель не установил исчерпывающего перечня результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, права на использование которых могут предоставляться по договору коммерческой концессии. Поэтому Вы можете предоставить права на любые из них, включая права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, являющиеся объектами патентных прав, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, коммерческие обозначения, секреты производства (ноу — хау) и другие объекты.

Исключение составляют наименования мест происхождения товаров и фирменные наименования – распоряжение правами на них запрещено законом.

3) Договор также предусматривает использование деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме.

Важно! Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Договор заключается в письменной форме подлежит государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1028 ГК РФ).

Расчеты по лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии

Вознаграждение по лицензионному договору, как и по договору коммерческой концессии (ст. 1030, 1235 ГК РФ), может быть предусмотрено в форме:

1. фиксированных разовых платежей (так называемый паушальный платеж), который вносится единоразово. В случае с договором коммерческой концессии, покупается сама франшиза, поэтому, фактически, это плата за вступление в ряды франчайзи. Его величина может определяться затратами на создание эффективной бизнес-системы, известностью торговой марки, количеством услуг, которые будут оказаны новому партнеру.

2. периодических фиксированных или процентных платежей (роялти), которые, как правило, представляют собой ежемесячные взносы в виде фиксированной суммы или, например, процента от выручки. Говоря о договоре коммерческой концессии, чаще всего роялти служит платой за помощь франчайзера в налаживании бизнеса, например, маркетинговые и дизайнерские услуги, инструктаж персонала, создание рекламной продукции, распространение информации о франчайзи в Интернете.

Наши рекомендации

Если Вы планируете передавать права на использование целого комплекса результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включая товарный знак, рекомендуем оформить данную передачу договором коммерческой концессии.

Все договоры, связанные с передачей объектов интеллектуальной собственности, относятся к наиболее сложным в гражданском обороте, поскольку требуют точного соответствия действующему законодательству и, нередко, подлежат государственной регистрации в Роспатенте.

Напишите нам, чтобы получить индивидуальное предложение на разработку любых сделок с результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации и защитить свою интеллектуальную собственность!

Ирина Стародубцева, аудитор-эксперт RosCo — Consulting & audit

Какие существенные условия должен содержать лицензионный договор на передачу исключительной лицензии? Проанализируем судебную практику, касающуюся защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.

Предметом лицензионного договора является право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Как уже было нами отмечено, одним из видов лицензионного договора является предоставление лицензиату (т.е. приобретателю) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром (т.е. правообладателем) права выдачи лицензий другим лицам, так называемая исключительная лицензия (п.1 ст.1236 ГК РФ).

Например

Исключительная лицензия на программное обеспечение означает предоставление лицензиату права использования программ для ЭВМ или баз данных без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Такая лицензия значительно дороже простой (неисключительной) лицензии, ведь с момента ее выдачи лицензиар лишен права заключать с иными лицами лицензионные договоры на использование результата интеллектуальной собственности на территории, в течение срока и теми способами, которые указаны в исключительной лицензии.

Существенные условия лицензионного договора на предоставление исключительной лицензии

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность (п.2 ст.1235 ГК РФ).

К существенным условиям лицензионного договора относятся предмет договора, территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, срок действия договора, способы использования результата интеллектуальной деятельности и размер вознаграждения (ст.1235 ГК РФ).

При этом срок действия договора не может превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации

В том случае если изготовление, распространение либо иного использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей нарушают исключительные права, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата (т.е. приобретателя права), полученные им на основании лицензионного договора, то лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст.1250, ст.1252 и ст.1253 ГК РФ. Так, защита исключительных прав осуществляется путем предъявления требования о признании права – к лицу, нарушившему интересы правообладателя, о возмещении убытков, об изъятии материального носителя, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

В случаях нарушения исключительного права на объект авторских прав обладатель исключительного права (наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

  • в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (определяется судом исходя из характера нарушения);

  • в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Важно!

Такая компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (п.43.2 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 г. №5/29).

Пример №1

ООО «Си Ди Лэнд рекордс» (истец) обратилось к ИП (ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав за незаконное использование аудиовизуальных произведений — фильмов «Ограбление по-американски». Истцу предоставлена исключительная лицензия в отношении способов использования данного фильма.

ИП реализовывало DVD-диски с записями фильмов, исключительные права на которые предоставлены истцу (ООО «Си Ди Лэнд рекордс») на основании лицензионного договора с ООО лицензиаром («Энджой мувиз») о предоставлении лицензии на способы использования аудиовизуального произведения — фильма «Ограбление по-американски».

Как истец доказал нарушение предоставленных ему исключительных прав?

В подтверждение факта покупки, состоявшейся в торговом пункте, суду представлены:

  • товарный чек с оттиском печати ИП;

  • отчет частного детектива.

Отклоняя доводы ответчика (ИП) о том, что представленный товарный чек не может быть принят в качестве доказательства, поскольку не содержит сведений о том, что продавцом был реализован товар с вышеуказанными фильмами, суд исходил из того, что факт правонарушения подтвержден также отчетом частного детектива, который осуществлял покупку данных дисков в магазине ИП.

Данный подход соответствует правовой позиции, изложенной в п.6 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанными с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утв. информационным письмом ВАС РФ от 13.12.2007 г. №122 (Постановление суда по интеллектуальным правам от 14.09.2016 г. №А41-106603/2015).

Автору произведения (либо иному правообладателю) принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение (п.1 ст.1270 ГК РФ). Аналогичные правовые нормы действуют и в отношении фонограмм, являющихся объектами смежных прав (ст. 1304 и ст.1324 ГК РФ).

В одном из дел компенсация за незаконное использование фонограммы известного исполнителя составила 1,490 млн руб.

Пример №2

ЗАО «Юнайтед Мьюзик Групп» (истец) принадлежат исключительные смежные права на фонограммы Трофимова (творческий псевдоним — Трофим) на основании лицензионного договора.

В помещении АЗС представителем истца был приобретен контрафактный МР3 диск с фонограммами Трофима, на котором отсутствуют указания на правообладателя, контрольная марка правообладателя, полиграфическое оформление дисков отличается от оформления лицензионного диска, на внутреннем кольце диска вокруг установленного отверстия со стороны считывания отсутствуют сведения об изготовителе диска и номере его лицензии.

При этом истец не предоставлял ответчику согласия на использование каким-либо образом спорных фонограмм.

Факт приобретения данного диска был зафиксирован посредством видеозаписи, на которой просматривается размещение диска на стеллаже торговой точки, момент приобретения диска с вручением продавцом кассового чека. Таким образом, кассационная жалоба ЗАО «Юнайтед Мьюзик Групп» (истец) была признается судом обоснованной и подлежащей удовлетворению (Постановление суда по интеллектуальным правам от 28.09.2016 г. №А12-46808/2015).

Важно!

Доказательствами незаконного распространения контрафактной продукции путем розничной продажи могут выступать кассовый чек, отчет частного детектива, свидетельские показания, контрафактный диск с записью и отличающийся от лицензионного диска внешним видом обложки и наклейки на диск, отсутствием средств индивидуализации, сведений о правообладателе и производителе.

Немало споров возникает и по нарушению права использования рисунков, наклеек «Маша» и «Медведь», которые воспроизводят персонажей аудиовизуального произведения сериала «Маша и Медведь» (Постановления суда по интеллектуальным правам от 30.06.2016 г. №А50-19916/2015, от 14.06.2016 г. № А71-4061/2015).

Еще одним лидером по количеству судебных споров являются нарушения исключительных прав на товарный знак (например, известные спортивные бренды «Adidas», «Nike») путем его незаконного нанесения на спортивную одежду и обувь (Решение АС Саратовской области от 31.10.2016 г. №А57-17293/2016) .

Статья актуальна на 14.11.2016

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *